Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Merek Dagang Sama dengan Nama PT Orang Lain, Bisakah Didaftarkan? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 01 Februari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 20 Maret 2018.

KLINIK TERKAIT

Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya

20 Des 2023

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM

06 Okt 2023

Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya

11 Sep 2023

Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?

10 Apr 2023

Terlebih dahulu, kami menguraikan definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU MIG yaitu:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

Sedangkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[1]

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.[2]

Kemudian berdasarkan pertanyaan di atas, kami berasumsi bahwa Anda bermaksud untuk mengajukan merek dalam bentuk kata “coffita”, sementara nama pemohon dalam bentuk badan hukum yaitu PT Coffita, sehingga antara nama badan hukum dan nama merek yang akan dimohonkan persis sama.

Perlu kami sampaikan bahwa hal yang penting harus diperhatikan adalah merek barang dan/atau jasa perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa, sehingga selain nama merek selanjutnya dikaitkan dengan kelas barang dan/atau jasa yang akan dimohonkan.  Mengenai syarat dan tata cara permohonan dapat dilihat Pasal 4 UU MIG.

Adapun berdasarkan Pasal 20 UU MIG, merek tidak dapat didaftar jika:

1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan, barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda;
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
7. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Sementara Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi geografis terdaftar.

Selain itu, permohonan ditolak jika merek tersebut:[3]

1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar.

Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat, yang paling mendekati adalah perihal Pasal 20 huruf b dan f, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG.  Namun apabila mencermati lebih lanjut, permohonan merek kata “coffita” yang sama dengan badan hukum pemohon (PT Coffita) secara normatif tetap dapat diberikan perlindungan asalkan nama PT tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar.

Namun, untuk memastikan agar permohonan merek diterima, kami menyarankan agar selain kata sebaiknya menambahkan lukisan atau gambar.  Selain itu, PT Coffita perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa yang memang sesuai dengan aktivitas usaha dari perusahaan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.