Intisari:
Sebagaimana Anda jelaskan bahwa PT A dan PT B merupakan sesama anak perusahaan dalam satu grup. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual - 1 yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat ditelusuri bahwa Merek “Mandiri Syariah” telah terdaftar atas nama PT Bank Syariah Mandiri, sementara itu dalam laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual – 2, ditemukan Merek “Mandiri Sekuritas” telah terdaftar atas nama PT Mandiri Sekuritas. Sebagaimana diketahui bahwa dua perusahaan tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda namun sama-sama anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari contoh di atas, dapat dipahami bahwa pada praktiknya dimungkinkan jika sesama anak perusahaan memiliki Merek terdaftar yang terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Tentunya pernyataan tidak keberatan dari PT A dan PT B sebagaimana dalam kasus Anda dapat menguatkan untuk dapat diterimanya permohonan pendaftaran Merek. Apa langkah alternatif lainnya yang dapat Anda tempuh? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dari pertanyaan yang Anda sampaikan, perlu kami garis bawahi bahwa ada 2 (dua) subjek hukum yang berbeda di sini, yaitu PT A dan PT B.
PT A telah memiliki sertifikat merek untuk “www.andrea.net”. Kemudian, PT B mengajukan permohonan pendaftaran merek “andrea FM” dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”).
Meski PT B sahamnya dimiliki oleh PT A, tapi keduanya tetap merupakan dua subjek hukum yang berbeda.
Persamaan Pada Pokoknya
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
Indikasi Geografis terdaftar.
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
[1]
Namun sebagaimana Anda jelaskan bahwa PT A dan PT B merupakan sesama anak perusahaan dalam satu grup. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dalam
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual - 1 yang kami akses dari laman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat ditelusuri bahwa Merek “Mandiri Syariah” telah terdaftar atas nama PT Bank Syariah Mandiri, sementara itu dalam laman
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual – 2, ditemukan Merek “Mandiri Sekuritas” telah terdaftar atas nama PT Mandiri Sekuritas. Sebagaimana diketahui bahwa dua perusahaan tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda namun sama-sama anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Dari contoh di atas, dapat dipahami bahwa pada praktiknya dimungkinkan jika sesama anak perusahaan memiliki Merek terdaftar yang terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Tentunya pernyataan tidak keberatan dari PT A dan PT B sebagaimana dalam kasus Anda dapat menguatkan untuk dapat diterimanya permohonan pendaftaran Merek.
Langkah Alternatif Lainnya
Solusi lain yang mungkin dapat ditempuh yaitu PT A yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek tersebut (andrea FM) kepada Ditjen KI. Setelah Merek tersebut terdaftar di Ditjen KI, kemudian PT A memberikan lisensi kepada PT B. Dengan perjanjian lisensi itulah maka PT B dapat menggunakan Merek terdaftar milik PT A sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) UU MIG berikut:
Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
[1] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG