Syarat kedua, domain name tersebut memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya (identical or confusingly similar) dengan merek pihak yang merasa dirugikan.
Syarat ketiga, pihak registrant tidak cuma sekadar mendaftarkan domain name tersebut, tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang/jasa dapatlah dikesampingkan.
Syarat keempat, pihak registrant domain name mendaftarkan dan memakai domain name dengan itikad buruk. Syarat ini, menurut Lumenta, adalah syarat yang terpenting yang dapat ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan registrasi domain name kepada pemilik merek yang bersangkutan.
Lumenta menyebutkan, jika domain name tersebut tidak dipakai oleh pihak pendaftar dalam perdagangan barang atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek, maka unsur pemakaian tidak terpenuhi. Karena itu, gugatan yang diajukan dapat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum.
Sejalan dengan RUU TI
Pendapat Lumenta ini sejalan dengan draft RUU Teknologi Informasi. Pasal 12 draf tersebut menyatakan bahwa pendaftaran domain name tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar, indikasi geografis, atau indikasi asal.
Terhadap pelanggaran ketentuan ini, lebih lanjut draf RUU TI menyatakan bahwa pihak lembaga pendaftaran domain name (registrar) berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan nama domain terdaftar karena terbukti melanggar HKI orang lain. Syaratnya, bukti ini diperoleh dari kantor HKI serta pendaftaran HKI tersebut lebih dahulu dari pendaftaran domain name tersebut.
Sayangnya, draf RUU TI tidak menyebutkan bagaimana nasib hak pemilik merek yang tidak terdaftar. Namun, bisa membuktikan bahwa dirinya menggunakan merek tersebut lebih dahulu dari waktu pendaftaran domain name. Padahal, hak pengguna pertama seperti ini dilindungi oleh UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.